簡介

你試過在香港獲醫生處方或購買到Tylenol或Anadin藥片嗎？它們的活性成份與必理痛是完全相同的，都是撲熱息痛（paracetamol）。但為甚麼醫生通常處方必理痛或通用（無商標）的撲熱息痛？我們可從海外進口Tylenol或Anadin，然後在香港以「必理痛」或「特強必理痛」的名稱出售嗎？英國上訴法院在Specialty European Pharma Ltd v Doncaster Pharmaceuticals Group Ltd [2015] EWCA Civ 54（「SEP v Doncaster」）一案中探討了以上問題。

SEP v Doncaster

案情

Madaus GmbH公司生產的藥物曲司氯銨（trospium chloride），在法國和德國分別以CÉRIS和URIVESC商標銷售。該公司在英國以REGURIN商標銷售曲司氯銨，本案的申索人Specialty European Pharma Limited（「SEP」）則為Madaus GmbH所生產的曲司氯銨在英國的獨家分銷商。第一被告人Doncaster Pharmaceuticals Group Limited（「Doncaster」）在英國進口CÉRIS，在盒面貼上寫有「曲司氯銨」名稱的標貼，但沒有使用REGURIN商標（「覆蓋標貼」）。後來Doncaster開始使用REGURIN商標覆蓋標貼（「替換品牌」），亦開始進口URIVESC及替換為REGURIN品牌。SEP就Doncaster的替換品牌行為提出商標侵權申索。

法理分析

根據歐盟法律，保護工業及商業財產（包括商標）是限制貨品及服務在歐盟地區內基本自由流動的充分理由，但這種限制不得構成歐盟國家之間的無理歧視或成為貿易限制的掩飾──即人為分劃市場。在SEP v Doncaster一案中，法院歸納了關於商標擁有人與平行進口商在這方面的權利的原則：

1. 若進口商遵守Bristol-Myers Squibb v Paranova [1997] FSR 102一案（「BMS案」）訂下的所有條件，即 (i) 有必要重新包裝，以銷售產品，(ii) 不影響產品原來狀況及妥當說明，(iii) 清楚註明製造商及進口商，(iv) 不損害外觀，及 (v) 通知；要是可以證明有必要替換品牌才能有效接觸市場，商標擁有人便不可就替換品牌後的平行進口貨品強制執行其商標權利；
2. 能夠把一些貨品推出市面並不等於有效接觸市場；
3. 即使平行進口商沒有被排除在整個市場外，而只是被排除在相當可觀比例的市場或消費者之外，亦可能需要替換品牌；
4. 在判斷是否需要替換品牌時，法院必須考慮平行進口商有甚麼其他選擇，以及該等選擇是否切合實際（例如嘗試消除藥劑師或消費者對標貼的抗拒）。

法院認為，由於在英國，要是處方寫明某個品牌的藥物，藥劑師是不可用另一產品替代的（即使完全相同），因此有需要替換品牌，才能接觸比例不小的市場部分。市場亦有慣性的做法，就是在收到通用藥名處方時仍以REGURIN配藥，即使因而失去重大的利潤增長，法院認為這反映市場十分抗拒REGURIN以外的品牌。

法院亦注意到，要求Doncaster在平行進口貨品採用自家品牌直接向醫生銷售，是不切實際的：這即是要求醫生依賴一個本身不可靠的供應來源（即平行進口），而醫生處方REGURIN或FLOTROS（同一通用藥物的另一品牌）或使用其通用名稱處方，是不會蒙受這種風險的。法院認為Doncaster的平行進口產品將無法與通用產品的價格競爭，採用自家品牌銷售對Doncaster沒有好處。

在此情況下，法院認為Doncaster無法接觸處方藥物的醫生及藥劑師市場的重要部分：現實上，採用自家品牌並非真正的選擇。由於強制執行商標會構成人為分劃市場，在歐盟法律下屬不合法，因此SEP的申索失敗。

香港的情況如何？

根據《商標條例》（香港法例第559章）第20(1) 條，如就某些已在世界上任何地方推出市場的貨品而使用某註冊商標，而該等貨品是由擁有人或經其同意而在該商標下推出市場的，則該項使用並不侵犯該註冊商標。但此條文並不包括類似SEP v Doncaster一案中在不同國家以不同商標銷售產品的情況。

然而，香港《基本法》第115條保障貨物自由流動，商標擁有人如以類似SEP的方式強制執行商標權利，可能構成濫用市場權勢，在《競爭條例》（香港法例第619章）全面實施後將違反其第二行為守則。如海外製造商或全球分銷商向本地分銷商授予獨家商標授權，這種經協調做法亦會被視為反競爭及違反第一行為守則，因為將不能實現有效接觸市場。

除非現時本地處方藥物的慣常做法與英國顯著不同，否則SEP v Doncaster一案相信有利於香港的平行進口商在《競爭條例》全面實施後替換藥劑製品的品牌。但要獲得免被商標擁有人控告的「保障」，平行進口商至少必須符合BMS一案訂下的條件。

其他監管規定

雖然如此，平行進口商仍須遵守香港的其他監管法例，例如根據《商品說明條例》（香港法例第362章），任何人如將任何商標或任何與某一商標極為相似而相當可能會使人受欺騙的標記以虛假方式應用於任何貨品，除非該人證明他行事時並無詐騙意圖，否則即屬犯罪。為免觸犯此罪行，平行進口商應嚴格遵循BMS一案訂下的條件，特別是應在藥劑製品的包裝上清楚註明製造商及進口商。

此外，在處置平行進口藥劑製品前，平行進口商亦須符合《藥劑業及毒藥條例》（香港法例第138章）及《藥劑業及毒藥規例》（香港法例第138A章）的規定，包括：

1. 平行進口商須申請批發商牌照，及只可出售予其他批發商、持牌製造商及列載毒藥銷售商；
2. 藥劑製品須向藥劑業及毒藥管理局註冊；
3. 製品須妥善標籤、儲存及運輸，並嚴格限制其銷售。

總結

平行進口商至少可爭辯，在遵守本地監管規定的前提下，特別是《競爭條例》全面實施後，平行進口商可以替換藥劑製品的品牌在香港銷售。但是，如果不符合SEP v Doncaster一案訂下的條件，例如有證據顯示平行進口的藥劑製品即使不替換品牌仍可有效接觸市場，則商標擁有人仍可控告平行進口商侵犯商標。