過濾器
上一頁

淺談普通法中的「假冒」侵權行為

2012-09-01

甚麼是假冒?

與版權、商標、專利等有法例保護的知識產權不同,「假冒」(passing off)是根據普通法控告他人侵權的訴訟因由,旨在保護商譽。假如一名商人把自己的貨品、服務及/或業務,失實陳述為與另一名商人(索償人)或其貨品、服務及/或業務有密切關係,從而導致索償人商譽受損,索償人便有權控告前者假冒。

構成假冒侵權行為的元素,在Jif Lemon[1]這宗重要案例中扼要地歸納如下:

1. 原告人必須(在有關國家或地區)在提供貨品或服務的業務中建立了商譽或聲譽,而該業務是以其向公眾提供特定貨品或服務時所採用的名稱或標記作為區別的。

2. 原告人必須證明被告人向公眾作出了失實陳述(不論有意或無意),導致或很可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務是原告人的貨品或服務。

3. 原告人必須證明其因為被告人的失實陳述而蒙受或很可能蒙受損害。

簡單而言,要成功控告別人假冒,原告人必須證明以下三項元素存在:商譽、失實陳述及損害。

商標與假冒的關係

從很多案例可見[2],即使原告人的名稱及商標已建立了相當的聲譽及商譽,但仍會同時以侵犯商標及假冒為理由,尋求法院發出禁制令,禁止被告人濫用其商標。

然而,假冒訴訟並不限於侵犯商標,因為假冒所針對的產權,是索償人的業務商譽,而非註冊標記、外觀、標誌或其他形式的符號。因此,索償人仍可根據普通法對假冒侵權行為提出訴訟及保障其沒有註冊的商標。

Re Ping An Securities Ltd FACV 26/2008一案中(「平安案」),中國第二大保險公司中國平安保險集團股份有限公司Ping An Insurance (Group) Company of China Limited)(「答辯人」),已就「金融事務及貨幣事務」服務獲授予「PING AN」及「平安」兩個香港註冊商標,而在香港從事證券買賣逾30年的平安股票有限公司(Ping An Securities Limited)(「上訴人」),則申請宣告兩個商標無效。終審法院裁定,根據香港法例第559章《商標條例》第12(5)(a) 條,如有另一個在先使用並有衝突的未經註冊商標或標誌,而該商標或標誌在香港的使用是憑藉假冒的法律被禁止的,商標的註冊則可被拒絕或宣告無效;因此,法院宣告答辯人就「金融事務及貨幣事務」服務的註冊商標無效。

然而,控告他人假冒通常比控告他人侵犯註冊商標困難。註冊商標在其註冊的司法管轄區會自動受到保護,但未經註冊的商標或標記的真正擁有人,則須在假冒侵權訴訟中證明三個主要元素:商譽、失實陳述及損害。

The Chamber of Hong Kong Computer Industry Company Limited (香港電腦商會有限公司) v Hong Kong Computer Association Limited (香港電腦業協會有限公司) HCA 621/2010一案中(「電腦節案」),原告人由2002年至2010年(2009年除外)一直與深水埗區議會在深水埗區合辦大型電腦展覽(「電腦展」),名為「香港電腦節」(Hong Kong Computer Festival)。經傳媒報道,原告人的電腦展亦被稱為「深水埗電腦節」(Shamshuipo Computer Festival)。被告人於2010年舉辦另一個電腦展,名為「深水埗腦場電腦節」(Shamshuipo Computer Malls Computer Festival)。原告人指稱,被告人使用的名稱假冒了原告人舉辦的電腦展的商用名稱。原訟法庭認為,原告人在「香港電腦節」(Hong Kong Computer Festival)這樣簡單的一個名稱所建立的商譽或聲譽並未足以令任何人在香港以任何組合使用「電腦節」(Computer Festival)一詞構成假冒原告人的商譽或聲譽。原告人的顧客主要是電腦展的參展商戶,他們不會混淆原告人和被告人的服務。因此,被告人並無將其舉辦的電腦展失實陳述為原告人過去曾舉辦的電腦展。原告人亦不會蒙受任何損失,因為原告人在與深水埗區議會合辦的電腦展中並無金錢利益。由於原告人對被告人的假冒指控不成立,被告人可繼續在深水埗的電腦商場舉辦其電腦展。

總結

「電腦節案」中的原告人未能證明「香港電腦節」(Hong Kong Computer Festival)之名稱具有能區別其舉辦的電腦展的顯著性;另一方面,「平安案」中的上訴人在香港經營證券買賣業務逾30年則能夠證明其在證券業務建立了商譽,而該業務是以「平安」(PING ANPING ON)之名稱作為區別的。因此,以假冒為理由提出訴訟時,原告人能否證明有關標記、名稱或外觀已成為原告人貨品及/或服務的顯著特徵,是極之重要的。

如果有關標記或標誌是可註冊為商標的,則應在香港註冊為商標,而不應單靠根據普通法控告他人假冒來保護有關標記或標誌。

另外,即使有關標記或標誌欠缺顯著特性,但如在註冊申請日期前已因其付諸使用而實際上具有顯著性,則仍可根據《商標條例》第11(2) 條註冊為商標。


如有查詢,請聯絡我們的知識產權及科技部門:

E: ip@onc.hk                                        T: (852) 2810 1212

W: www.onc.hk                                    F: (852) 2804 6311

香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期19

注意:以上內容涉及十分專門和複雜的法律知識或法律程序。本篇文章僅是對有關題目的一般概述,只供參考,不能作為任何個別案件的法律意見。如需進一步的法律諮詢或協助,請聯絡我們的律師。
ONC柯伍陳律師事務所發行© 2012



[1]Reckitt & Colman Products Ltd v the Borden [1990] RPC 341, [1990] 1 All ER 873
[2]Tsit Wing (Hong Kong) Company Limited & Anor v TWG Tea Company PTE Ltd & Anor (HCA 2210A/2011; HCA 2210/2011); Nippon Denki Kabushiki Kaisha (NEC Corporation) v JR Oriental Company Limited & Ors HCA 1947/2008 and Wah Shing Sports Trading Ltd v Ho Patrick trading as New Generation & Co. HCA 755/2005,


律師團隊

伍兆榮
伍兆榮
資深合夥人
楊先恒
楊先恒
合夥人
伍兆榮
伍兆榮
資深合夥人
楊先恒
楊先恒
合夥人
Back to top