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Adidas在歐盟的商標爭奪戰敗訴

2019-07-01

引言

2019年6月19日,歐盟普通法院(「普通法院」)駁回了Adidas(「上訴人」)的上訴申請,並維持歐盟知識產權局第二上訴委員會的裁決,包括裁定上訴人標誌性的平行等距條紋商標「」欠缺所需的顯著性,不符合獲得商標保護的資格。該項裁決實際上為上訴人在歐盟地區保護其商標的訴訟劃上句號。

背景

2013年12月18日,上訴人向歐盟知識產權局提交服裝、鞋履及頭飾類別的歐盟商標註冊申請。在註冊申請中,涉案商標被指為圖形商標,描述為「商標由三條寬度相等的平行等距條紋組成,可以任何方向應用於產品上。」(「三間條紋商標」)。

儘管三間條紋商標於2014年5月21日在歐盟知識產權局成功註冊,但Shoe Branding Europe BVBA(作為介入人)於2014年12月16日提出申請,要求宣告三間條紋商標無效,主要理由是根據《規例207/2009號》第52(1)(a) 條(現為《規例2017/1001號》第59(1)(a) 條)及《規例207/2009號》第7(1)(b) 條(現為《規例2017/1001號》第7(1)(b) 條),三間條紋商標缺乏固有顯著特性或透過運用而產生的顯著特性(「無效宣告」)。

2016年6 月30日,商標撤銷部門批准以上無效宣告的申請。其後,上訴人於2016年8月16日向歐盟知識產權局上訴,理由是三間條紋商標已透過運用而具有顯著特性,屬於《規例207/2009號》第7(3) 及52(2) 條(現為《規例2017/1001號》第7(3) 及59(2) 條)的情況,故此應符合商標申請的資格。

然而,有關上訴於2017年3月7日被歐盟知識產權局第二上訴委員會(「上訴委員會」)駁回,理由是:(1) 三間條紋商標(作為圖形商標)缺乏固有顯著特性;及 (2) 上訴人無法證明三間條紋商標已透過在整個歐盟地區運用而具有顯著特性。上訴人再向普通法院提出上訴。

上訴理由

上訴人向普通法院提出上訴時主要倚賴兩個理由。

第一,上訴委員會以多項證據與涉案商標以外的標誌有關為由,錯誤地拒絕接納此等證據。上訴人表示,上訴委員會之所以就其證據的可接納性得出以上結論,乃由於上訴委員會 (1) 主要參照三間條紋商標的特定長闊比例而誤解了三間條紋商標;及 (2) 沒有考慮允許變動的法律原則所致。

第二,上訴委員會錯誤地裁定上訴人無法證明三間條紋商標已透過在整個歐盟地區運用而具有顯著特性。

法院的裁決

在拒絕接納有關三間條紋商標的解釋的第一個上訴理由時,普通法院採納了Jaguar Land rover v OHIM (Shape of a car) (T-629/214,未曾公布,EU:T:2015:878,第34段)一案的裁決,裁定商標註冊只可基於申請人向歐盟知識產權局提交的註冊申請而生效,並以此為限。換言之,歐盟知識產權局不得考慮所申請的商標並無在註冊申請或隨附文件中述明的特性。

在本案中,上訴人承認三間條紋商標已有效地註冊為「圖形商標」(而非圖案商標)。根據案例,圖形商標原則上是以其圖形所示的比例註冊。因此,上訴人無權表示三間條紋商標是一個視乎所應用的貨品以不同尺寸及比例重現的「平面圖案」,該主張與其註冊申請完全不符。因此,普通法院裁定上訴委員會並無誤解三間條紋商標。

就上訴委員會被指誤用允許變動的法律原則而言,上訴人認為根據上述法律原則,商標的使用若只是在形式上與其所註冊的商標形式有一些元素不同,並不會影響該商標的顯著特性,而且仍應被視為對該商標的使用,故此與評估有關商標是否已透過運用而具有顯著特性的目的相關。據此,上訴人認為,上訴委員會就三間條紋商標的顯著性作出裁決時,應考慮使用證據(包括多幅展示在不同產品上的三間條紋商標的圖像)。

普通法院拒絕接納以上論點,並同意上訴委員會的裁決。簡言之,普通法院認為三間條紋商標的特性相對較少,只由白色背景上三條呈長方形狀的黑色平行線組成,換句話說,就是「極為簡單」。鑒於設計極為簡單,即使是輕微改動,亦可使已註冊商標的特性產生很大變化。顛倒配色(就算三間條紋與背景仍然形成強烈對比)亦非微不足道的變動。上訴人提供為證據的圖像,其使用形式與有關商標註冊申請時的形式不同,尤其是,上述差異構成重大變化,因此此等使用形式不可被視為與有關商標的註冊形式大致相同,而上訴委員會裁定此等圖像與有關商標以外的標誌有關是正確的。

雖然上訴人亦就透過運用而產生顯著特性提出上訴,但對其一般法律原則並無異議。正如普通法院確認,根據案例,在評估有關商標事實上是否已透過運用而產生顯著特性時,應考慮多項因素,例如:有關商標的市場佔有率,運用有關商標的密集程度、地理範圍及歷史,企業為推廣商標所投資的金額,以及有關類別人士由於有關商標把貨品當作源自某個企業的比例。普通法院拒絕接納上訴人此項上訴理據,主要理由是上訴人在本案中並無就證實上述因素提供充分證據。

總結

毫無疑問,本案嚴重打擊了上訴人在歐盟地區為擴展其商標保護覆蓋範圍而作出的嘗試。本案同時亦提醒了商標申請人,商標註冊申請必需周詳規劃,特別是注意其中的商標描述。


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楊先恒
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