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TWG vs. TWG:《商标条例》与普通法下的商标权利(一)

2013-05-31

似曾相识?

背景
本案涉及侵犯商标及假冒。各原告公司是捷荣集团旗下公司,经营茶及咖啡业务,有多间分公司负责生产、供应、分销及零售茶及咖啡产品。原告人在香港经营已80年,业务甚具规模。TW Café是第一原告人的附属公司,经营咖啡室及餐厅。自1994年起,各原告人以其商标在香港经营咖啡室及餐厅,其商标由两个重迭的椭圆形图案组成,像咖啡豆般,旁边写有「TWG」字样。其后原告人于1996及1997年在香港商标注册处注册此商标。

被告人是两间TWG公司。TWG是「The Wellness Group」的缩写,是一间总部位于新加坡的公司,经营水疗、茶叶及水疗产品业务。第一被告人TWG Tea Company Limited的定位是国际名贵茶叶公司,在多个城市经营茶叶店/专柜及茶室。原告人及被告人均有海外业务,而双方的商标均在中国、台湾及新加坡共存。

2011年年尾,被告人拓展业务至香港,因而在香港引起商标争议。被告人在香港国际金融中心开设香港首间茶室,并展示其商标。被告人的商标有一个椭圆形图案,内有「TWG」字样,椭圆形的上下分别写有「1837」及「Tea」,在椭圆形图案周围并有一些法文及英文小字。被告人在2011年年尾向商标注册处申请注册其商标,其中一个申请的货品类别是第30类的茶及各类甜食,而原告人已在此类别注册其「TWG」商标。

原告人发现被告人计划进军香港市场后,便在高等法院展开诉讼,控告被告人侵犯商标及/或假冒,并要求对被告人发出非正审强制令,禁止被告人使用其商标,理由是被告人的商标与原告人的商标相似,同样含有TWG字样。此外,原告人向商标注册处提出反对被告人的申请。而另一方面,被告人亦向商标注册处申请撤销原告人的商标注册。

商标争夺战开始

法律原则
检验有没有侵犯商标的测试,是受争议商标是否与相同或类似货品或服务的注册商标相似,以致人们混淆两个商标的来源(即误会以受争议商标提供的货品及服务是由注册商标的拥有人提供的)。但即使货品/服务不相似,假如有关商标十分著名,而使用受争议商标会对在先商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或损害,亦可能证明侵犯商标。

至于假冒(passing-off),原告人则须证明其业务在香港已建立商誉或声誉,而被告人采用其本身的商标作出了失实陈述,误导公众以为被告人的货品或服务是原告人的货品或服务,从而导致或很可能导致原告人蒙受损失。一般而言,证明假冒比证明侵犯商标困难,因为原告人不但要指出双方商标相似,还要证明其商标有商誉,并且实际上或很可能会蒙受损失。

棘手问题
在侵犯商标方面,法院用来评估相似性的测试,是在听觉上、视觉上和概念上比较商标。由于双方的商标都含有TWG字样,即使周围/旁边的其他元素(虽然显著性较低)不同,但仍有一定程度的相似性。此外,由于原告人和被告人均经营茶叶业务,及已各自就相同或类似货品及服务注册或申请注册其商标,双方在相同的市场,大概亦有相同的目标顾客,的确有可能造成混淆。

被告人以下列方式反对原告人提出的非正审强制令申请(其后亦就法庭发出的非正审强制令提出上诉)。首先,被告人反对原告人指原告人的商誉是在「TWG」的名字之中(而非「Tsit Wing」及「TW」)。被告人提出证据,指原告人在2010年后已没有在业务中使用TWG商标。被告人认为双方在不同的领域经营,被告人的定位是名贵茶叶业务,计划在全球拓展,反对被指很可能会与原告人混淆。此外,被告人引用了其位于国际金融中心的茶室开张前香港报章关于其茶叶业务的报道,以证明他们在国际上已建立商誉及声誉,在香港亦具有满溢效应。

下期通讯,我们将继续讨论此案的结果。

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注意:以上内容涉及十分专门和复杂的法律知识或法律程序。本篇文章仅是对有关题目的一般概述,只供参考,不能作为任何个别案件的法律意见。如需进一步的法律谘询或协助,请联络我们的律师。

律师团队

伍兆荣
伍兆荣
资深合伙人
杨先恒
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合伙人
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杨先恒
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