在Acron International Technology Limited v Chan Yiu Wai & Anor HCA 1709/2010（裁决日期：2016年1月25日）一案中，原告人成功控告一名前雇员在终止受雇后，申请一项与原告人开发的技术相似的专利，这是原讼法庭首次就《专利条例》第57(1) 条作出裁决。

案情重点

原告人是一间在香港注册、从事科技行业的创新企业，第一及第二被告人为其前雇员。两名被告人于2004年10月18日递交辞职信，并于离职后8日，即2004年11月26日，在中国内地共同提出专利申请（「被告人申请」），最后于2009年1月7日获授予专利。

然而，在被告人提出专利申请前，原告人已于2002年4月根据《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）为相同技术的使用提出专利申请（「原告人申请」），并于2009年5月29日在香港获授予标准专利，年期由2002年4月29日开始。因此，在原告人提出标准专利申请之时，两名被告人仍受雇于原告人。

原告人声称，被告人申请的主题事物（「被告人的发明」）包含了原告人申请中的发明或权利要求（「原告人的发明」）的全部或重大部分，因此根据《专利条例》第57(1) 条控告被告人。

法律原则及案例

《专利条例》第57(1) 条规定，一名雇员所作出的任何发明，如 (a) 是在该雇员的正常职务过程中作出的；或 (b) 是在该雇员的职务过程中作出的，且在作出该项发明时，该雇员有特殊义务促进其雇主的业务利益，则该项发明在该雇员与其雇主之间须视为属于其雇主的。

法院注意到，香港似乎未有任何就《专利条例》第57条的涵义作出裁决的案例，而这方面的首要案例是英国上诉法院在LIFFE Administration and Management v Pinkava [2007] 4 AER 981一案的裁决。

法理分析

由于原告人陈述的案情是基于「正常职务」，而非「明确地指派的职务」，因此原告人的案情必须符合以下要求：

1. 被告人的发明是在被告人的正常职务过程中作出的；及
2. 有关情况可使人合理地预期某项发明可从其职务的执行中产生。

就「正常职务」而言，在LIFFE案中，法官Andrew Morritt爵士裁定，雇员的职责基本上由雇佣合约规定，但亦有部分条款是来自法律的隐含规定。至于第二项要求，法院援引LIFFE案的裁决，裁定法例采用「任何发明」（an invention）而非「该发明」（the invention）一词，表示假如有关情况可产生发明（即在雇主合理预期的范围内），雇主将拥有任何从雇员职务的执行中产生的发明。

被告人的正常职务

在探讨被告人的法律责任前，我们必须先确定他们的正常职务范围。法院采取务实的角度考虑这个问题，而非过度分析。最终的问题是：雇员是否受雇尝试创新？如是，其创新职务的一般范围如何？

就第一被告人的职务而言，法院裁断，他的正常职务是管理者、统筹者及组织者的职务。由于第一被告人并非受雇尝试创新的，原告人对第一被告人提出的申索必然失败。

至于第二被告人，法院接受原告人的证供指，原告人雇用第二被告人的原因，是希望利用第二被告人的专长，进一步发展及运用科技。第二被告人深入参与多个与科技有关的项目──她在部分项目进行分析及实验，并负责试验的设定和实施，更是其他项目的主要统筹。从第二被告人在原告人的工作项目中的参与以及在学术期刊发表的多篇文章可见，她的正常职务涉及科技的创新研发。法院裁定，被告人的发明是在第二被告人受雇于原告人的正常职务过程中作出的。

合理预期

接下来的问题是：有关情况是否可使人合理地预期被告人的发明可从第二被告人职务的执行中产生？这个试测的重点在于有关情况是否可使人合理地预期某项发明从雇员职务的执行中产生，不论是本案争议的发明或与之相似的发明。法院的结论是，有关情况可使人合理地预期被告人的发明可从第二被告人职务的执行中产生。因此，原告人成功控告第二被告人。

其他值得注意的事宜

除此以外，本案亦有两个重点值得一谈：

原告人的业务性质

原告人表示，其从事的业务是研究和开发可享专利及专有的科技程序及发明，但被告人否定。就此而言，法院指出「研究及开发」并非提出《专利条例》第57条申索的必要条件，但法院在确定雇员负责的正常职务时，会考虑雇主的业务性质。

被告人的发明与原告人的发明的相似之处

虽然被告人的专家证人指出了被告人的发明与原告人的发明之间的多个差异，但这些差异并未重大至足以令被告人的专利申请被视为具备新颖性。另一方面，被告人的专家证人亦同意，被告人的发明与原告人的发明其实有十个相似之处。

虽然原告人的专家同意，被告人的发明有三个独特或新颖之处，但法院在审视证据后认为，被告人的发明与原告人的发明超乎寻常地相似，这构成强而有力的证据，证明被告人的发明其实是由原告人的发明衍生出来的，因而可合理地预期被告人的发明可从第二被告人正常职务的执行中产生。

结语

原告人成功控告第二被告人，但未能成功控告第一被告人，两者的主要分别在于他们的职务不同。第一被告人的职务涉及监督和统筹工作项目，第二被告人的职务则涉及为原告人进行科技创新研发。本案的结果显示，如果雇员的职务并不包括创新，雇主便很难根据《专利条例》第57(1) 条提出申索。不过，视乎雇佣协议的条款，雇主或者仍可控告雇员违约。至于申索损害赔偿，则应注意，如果没有向法院提交具举证价值的证据证明雇主蒙受的损害，法院将不会批准申索损害赔偿及／或交代利润。