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在多个司法管辖区申请商标保护(一):马德里体系

2015-12-01

背景

香港及大部分其他司法管辖区的商标注册体系都只对商标提供地域性的保护。例如,在香港注册的商标(非驰名商标)不会在台湾获得与在台湾的注册商标同等的保护。为了确保商标权获得充分保护,商标拥有人最好在其业务利益涉及或可能涉及的每个司法管辖区申请注册。马德里体系就是专为方便此类多司法管辖区的商标注册而设的。


马德里体系

根据马德里体系,合资格的商标申请人可透过其已提交本地商标申请[1] 或已获得商标注册的原属地商标注册局(「原属局」)提交国际申请。在国际申请中,申请人须要指明有意在哪些司法管辖区申请商标注册;如该等司法管辖区接受国际申请,该商标便会在该司法管辖区获得注册和保护,犹如是在该司法管辖区注册的商标一样。


申请手续

向原属局提交申请并通过其查证

马德里体系要求申请人必须使用指定表格向原属局提交国际申请,并指明寻求在哪些司法管辖区获得商标保护。原属局将会查核资料,证明国际申请中的资料与在原属地申请或注册之时的资料一致。然后,原属局将会把国际申请转交世界知识产权组织(World Intellectual Property Organisation)的国际局(International Bureau)(「国际局」)进行形式审查。

国际局的形式审查

国际局会审查国际申请是否符合《马德里协定》及/或《马德里议定书》及其他适用条文的规定,如发现国际申请有不合规定之处,将会通知申请人和原属局,并给予三个月时间纠正。

注册、公布和通知

若国际局认为国际申请符合所有规定,便会把该商标登记在国际注册簿,并就有关国际注册通知指定司法管辖区的商标注册局,并在《世界知识产权组织国际商标公告》公布该国际注册。

指定司法管辖区的实质审查

国际局会向指定司法管辖区的商标注册局发出国际申请的通知。商标注册局将会按照当地的法律和程序进行实质审查。商标注册局有权拒绝给予商标保护,犹如拒绝直接向该局提交的商标申请一样。

驳回或给予保护的通知

指定司法管辖区如驳回商标申请,应于有关商标注册局收到指定通知之日后12个月内,向国际局发出驳回通知。国际局如在订明限期内没有收到任何驳回通知,或者发出的驳回通知随后被撤销,该商标在指定司法管辖区将获得保护,犹如已在该司法管辖区注册一样。


与逐一提交商标申请的比较

马德里体系的优点很明显:申请人只须以一种语文向原属局提交一份申请并缴纳费用,便可在一个或以上司法管辖区申请商标注册。如果商标拥有人的业务遍布多个司法管辖区,由于只需提交一份国际申请,因此可在申请注册阶段、其后续期或记录变更方面节省费用,而且方便管理其商标组合。其后还可向原先没有指定的其他司法管辖区提出申请,把国际注册地域扩展至更多地方。

不过,马德里的主要弱点在于所谓的「中心打击」。从国际注册之日起5年内,如果原属地的申请或注册被驳回、撤回或注销,国际注册亦会随之被驳回、撤回或注销。虽然商标拥有人可把被拒绝、撤回或注销的国际注册转为向各指定司法管辖区逐一申请的注册,以作补救,但这样做比初始时就逐一申请要花更多的时间和费用。

另一个弱点在于原属局。申请人如要在一个司法管辖区提出国际申请,他必须在该司法管辖区内有一个真实有效的工商营业场所或居籍,或属于该司法管辖区的国民。虽然大部分先进的经济体(包括中国)都是《马德里协定》及/或《马德里议定书》的缔约方,但香港并不是缔约方。在香港成立的机构须要透过一家中国或外国联营公司申请当地和国际注册,然后再把根据马德里体系注册的商标转让予该香港机构并予以记录。这可能会为该类机构带来困难或产生其他费用,因此马德里体系对他们而言可能并非一个理想的途径。

虽然香港知识产权署曾进行关于建议将《马德里议定书》适用于香港的公众咨询(于20152月完结),但收到的意见不一。因此,香港是否和何时会成为《马德里议定书》的缔约方,还是未知之数。


总结

根据马德里体系提出国际申请是否比逐一地区申请能够节省费用更有效率?这取决于多个因素。但由于有「中心打击」的风险,审慎的做法是,商标拥有人在考虑根马德里体系申请国际注册之前,先征询当地商标代理人的意见,了解原属地申请或注册被驳回、撤回或注销的风险。


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注意:以上内容涉及十分专门和复杂的法律知识或法律程序。本篇文章仅是对有关题目的一般概述,只供参考,不能作为任何个别案件的法律意见。如需进一步的法律咨询或协助,请联络我们的律师。

ONC柯伍陈律师事务所发行 © 2015


[1] 此情况只适用于指定《商标国际注册马德里协定有关议定书》(《马德里议定书》)的缔约方、或同时为《商标国际注册马德里协定》(《马德里协定》)和《马德里议定书》的缔约方的国际申请。

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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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