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Adidas在欧盟的商标争夺战败诉

2019-07-01

引言

2019年6月19日,欧盟普通法院(「普通法院」)驳回了Adidas(「上诉人」)的上诉申请,并维持欧盟知识产权局第二上诉委员会的裁决,包括裁定上诉人标志性的平行等距条纹商标「」欠缺所需的显著性,不符合获得商标保护的资格。该项裁决实际上为上诉人在欧盟地区保护其商标的诉讼划上句号。

背景

2013年12月18日,上诉人向欧盟知识产权局提交服装、鞋履及头饰类别的欧盟商标注册申请。在注册申请中,涉案商标被指为图形商标,描述为「商标由三条宽度相等的平行等距条纹组成,可以任何方向应用于产品上。」(「三间条纹商标」)。

尽管三间条纹商标于2014年5月21日在欧盟知识产权局成功注册,但Shoe Branding Europe BVBA(作为介入人)于2014年12月16日提出申请,要求宣告三间条纹商标无效,主要理由是根据《规例207/2009号》第52(1)(a) 条(现为《规例2017/1001号》第59(1)(a) 条)及《规例207/2009号》第7(1)(b) 条(现为《规例2017/1001号》第7(1)(b) 条),三间条纹商标缺乏固有显著特性或透过运用而产生的显著特性(「无效宣告」)。

2016年6 月30日,商标撤销部门批准以上无效宣告的申请。其后,上诉人于2016年8月16日向欧盟知识产权局上诉,理由是三间条纹商标已透过运用而具有显著特性,属于《规例207/2009号》第7(3) 及52(2) 条(现为《规例2017/1001号》第7(3) 及59(2) 条)的情况,故此应符合商标申请的资格。

然而,有关上诉于2017年3月7日被欧盟知识产权局第二上诉委员会(「上诉委员会」)驳回,理由是:(1) 三间条纹商标(作为图形商标)缺乏固有显著特性;及 (2) 上诉人无法证明三间条纹商标已透过在整个欧盟地区运用而具有显著特性。上诉人再向普通法院提出上诉。

上诉理由

上诉人向普通法院提出上诉时主要倚赖两个理由。

第一,上诉委员会以多项证据与涉案商标以外的标志有关为由,错误地拒绝接纳此等证据。上诉人表示,上诉委员会之所以就其证据的可接纳性得出以上结论,乃由于上诉委员会 (1) 主要参照三间条纹商标的特定长阔比例而误解了三间条纹商标;及 (2) 没有考虑允许变动的法律原则所致。

第二,上诉委员会错误地裁定上诉人无法证明三间条纹商标已透过在整个欧盟地区运用而具有显著特性。

法院的裁决

在拒绝接纳有关三间条纹商标的解释的第一个上诉理由时,普通法院采纳了Jaguar Land rover v OHIM (Shape of a car) (T-629/214,未曾公布,EU:T:2015:878,第34段)一案的裁决,裁定商标注册只可基于申请人向欧盟知识产权局提交的注册申请而生效,并以此为限。换言之,欧盟知识产权局不得考虑所申请的商标并无在注册申请或随附文件中述明的特性。

在本案中,上诉人承认三间条纹商标已有效地注册为「图形商标」(而非图案商标)。根据案例,图形商标原则上是以其图形所示的比例注册。因此,上诉人无权表示三间条纹商标是一个视乎所应用的货品以不同尺寸及比例重现的「平面图案」,该主张与其注册申请完全不符。因此,普通法院裁定上诉委员会并无误解三间条纹商标。

就上诉委员会被指误用允许变动的法律原则而言,上诉人认为根据上述法律原则,商标的使用若只是在形式上与其所注册的商标形式有一些元素不同,并不会影响该商标的显著特性,而且仍应被视为对该商标的使用,故此与评估有关商标是否已透过运用而具有显著特性的目的相关。据此,上诉人认为,上诉委员会就三间条纹商标的显著性作出裁决时,应考虑使用证据(包括多幅展示在不同产品上的三间条纹商标的图像)。

普通法院拒绝接纳以上论点,并同意上诉委员会的裁决。简言之,普通法院认为三间条纹商标的特性相对较少,只由白色背景上三条呈长方形状的黑色平行线组成,换句话说,就是「极为简单」。鉴于设计极为简单,即使是轻微改动,亦可使已注册商标的特性产生很大变化。颠倒配色(就算三间条纹与背景仍然形成强烈对比)亦非微不足道的变动。上诉人提供为证据的图像,其使用形式与有关商标注册申请时的形式不同,尤其是,上述差异构成重大变化,因此此等使用形式不可被视为与有关商标的注册形式大致相同,而上诉委员会裁定此等图像与有关商标以外的标志有关是正确的。

虽然上诉人亦就透过运用而产生显著特性提出上诉,但对其一般法律原则并无异议。正如普通法院确认,根据案例,在评估有关商标事实上是否已透过运用而产生显著特性时,应考虑多项因素,例如:有关商标的市场占有率,运用有关商标的密集程度、地理范围及历史,企业为推广商标所投资的金额,以及有关类别人士由于有关商标把货品当作源自某个企业的比例。普通法院拒绝接纳上诉人此项上诉理据,主要理由是上诉人在本案中并无就证实上述因素提供充分证据。

总结

毫无疑问,本案严重打击了上诉人在欧盟地区为扩展其商标保护覆盖范围而作出的尝试。本案同时亦提醒了商标申请人,商标注册申请必需周详规划,特别是注意其中的商标描述。


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伍兆荣
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资深合伙人
杨先恒
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