有關商標的顯著特性的上訴案件


Re Creative Resources LLC [2010] 1 HKC 202一案中,上訴法院審視了「NAKED」一字可否註冊為避孕套的商標,亦審視了商標註冊處處長審批商標註冊的酌情權,與法院干預處長酌情權的權力兩者之間的平衡。


簡述

Re Creative Resources LLC [2010] 1 HKC 202一案中,Creative Resources(「Creative」)申請將「NAKED」一字註冊為避孕套的商標。商標註冊處處長(「處長」)拒絕Creative的申請,理由是「NAKED」一字欠缺香港法例第559章《商標條例》第11(1)(b) 條規定能令其成為商標的顯著特性,而且根據《商標條例》第11(1)(c) 條,「NAKED」這個標記是純粹由可用作形容或指明貨品特性的字詞構成的標誌。

Creative向高等法院原訟法庭上訴,推翻了處長的決定。處長其後提出上訴,上訴法庭裁定處長勝訴。

本文將集中討論《商標條例》第11(1)(c) 條的正確驗證方法,以及在確定商標是否可以註冊時,法庭如有必要干預處長的酌情權,應採取甚麼方式處理。

爭議的條文:第11(1)(c) 條

根據《商標條例》第11(1)(c) 條,以下商標將被拒絕註冊:「純粹由可在行業或業務中用作指明貨品或服務的種類、質素、數量、原定用途、價值、地理來源、生產貨品或提供服務的時間或貨品或服務的其他特性的標誌構成的商標」,但受到第11(2) 條的規限:「如任何商標在註冊申請日期前已因其付諸使用而實際上具有顯著特性,則不得憑藉第 (1)(b)、(c) 或 (d) 款而拒絕註冊該商標」。

原訟法庭的裁決

原訟法庭的法官引用歐盟法院法律顧問雅各斯(Advocate General Jacobs)在OHIM [Office for Harmonization in the Internal Market] v WM Wrigley Jr. Company (DOUBLEMINT) [2004] RPC 18一案的意見所提供的三步驗證方法,從而得出該標記可以註冊的結論:

1. 有關字詞與產品或其其中一項特性的關係

法律顧問認為,這種關係越是基於事實和客觀,則越大機會可以在行業中用作名稱,從而越大機會根據第7(1)(c) 條(相當於《商標條例》第11(1)(c) 條)被禁止註冊。相反,這種關係越富想像力和主觀,則越大機會獲准註冊。

2. 有關字詞予人的感覺

問題是有關字詞傳達的訊息有多直接?法律顧問認為,字詞越是尋常、明確和實在,消費者便越容易理解為一項特性的名稱,從而越大機會不符合商標註冊要求。在另一個極端,若某字詞與指明特性之間的連繫,需要以解謎般的技巧才能發覺,拒絕商標註冊的理據便非常薄弱。

3. 在消費者心目中,有關特性對於產品的重要性

法律顧問認為,如果被指明的特性是產品的重要或中心特性,或在消費者選購時有著特別的重要性,則有強烈的理由可拒絕註冊。如果指明的特性純粹是附帶或任意的特性,拒絕註冊的理由則薄弱得多。
 

上訴法庭的裁決

處長在上訴時爭辯,原訟法官應更為重視知識產權署的聆訊人員就可否註冊的問題而提出的觀點。

上訴法庭指出,雖然原訟法官大幅引述法律顧問的意見,特別是三步驗證方法,但卻沒有提及DOUBLEMINT案件的判詞並無採納該三步驗證方法,亦沒有考慮聆訊人員注意到,正如Koninklijke KPN Nedreland NV v Benelux Merkenbureau (POSTKANTOOR) [2005] 3 WLR 649一案所指,她並不受三步驗證方法所限。

原訟法官反而採用其個人的觀點,認為由於 (1)「naked」一詞與避孕套並無直接客觀關係,及 (2)「naked」一詞並不傳達任意或主觀的避孕套特性,因此應裁定上訴得直。

正確的驗證方法

上訴法庭在判詞中指出,《商標條例》第11(1)(c) 條的正確驗證方法是:有關標記是否「純粹」由可用作指明有關貨品的特性等的標誌構成。避孕套是鞘般的護套,推崇的往往是「薄」,令使用者有赤裸或幾乎毫無掩蓋的感覺。運用上述驗證方法,聆訊人員評定「naked」一字傳達一個直接而即時訊息:此貨品會令使用者感到赤裸或幾乎感覺不到避孕套的存在。「NAKED」這個標記是純粹由可用作形容或指明有關貨品特性(即一種令使用者有赤裸感覺的避孕套)的字詞構成的標誌。

判詞第29段指,以上才應該是正確的處理方法。原訟法官駁回聆訊人員對此事的觀點,僅表示「不信服她的評估」,做法並不恰當。

上訴法官又注意到,如非必要,法庭一般不應作出司法干預;而應否註冊某個商標的酌情權是一種司法酌情權,不能反覆改變或不合理地行使。法庭應充分及仔細地考慮處長的意見,如要偏離處長行使酌情權的方式,則應有明智的理據。
 

總結

上訴法庭的裁決合乎普遍想法:即法院在干預處長的酌情權之前,通常會相當尊重處長的觀點。法官不應單純因為他不信服聆訊人員的評估而干預商標的可註冊性,亦不應在未有顧及處長考慮的所有因素的情況下,一成不變地運用上述提出的案例及驗證方法。
 

注意:
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